Recuperando identidades digitales de marcas en el .pe

Uso de sistema de resolución de disputas en el .pe como mecanismo de protección marcaria.
Por: Erick Iriarte, Socio del Area de Derecho y Nuevas Tecnologías, Iriarte & Asociados (http:/www.iriartelaw.com)

Abstract

¬ŅQue tienen en com√ļn las marcas: sothebys, bbva, google, rpp, metro, wong, msn, despegar.com, cuzque√Īa, salfa, kotear y magaly tv?. Todos han recuperado nombres de dominios .pe que terceros ten√≠an.

¬ŅQu√© mecanismo han utilizado para recuperar sus nombres de dominio? ¬ŅC√≥mo se utiliza dicho mecanismo? ¬Ņcu√°nto tiempo se requiere? ¬Ņqu√© implica este sistema para rel registro de nombres de dominio? ¬Ņcu√°l es el futuro de este sistema de resoluci√≥n de disputas?

Antecedentes

La Local Dispute Resolution Policy ‚Äď ccTLD .pe (o LDRP-Pe) es la pol√≠tica de resoluci√≥n de disputas del ccTLD .pe adoptada en diciembre del 2007 [1], en el momento que se hizo el cambio a las pol√≠ticas de registro que se encuentran actualmente vigentes para nombres de dominio bajo el ccTLD .pe. Este profundo cambio requer√≠a cambiar las pol√≠ticas de resoluci√≥n de disputas (aunque en sentido estricto eran de prevenci√≥n de disputas) que se establecieron en el a√Īo 2000 [2].

El cambio de pol√≠ticas del a√Īo 2007, implico la posibilidad que el sistema permitiera el registro en l√≠nea, por parte de cualquier nacional o extranjero, sin limitaci√≥n de cantidad, ni una revisi√≥n previa [3] pudiera registrar cualquier combinaci√≥n de caracteres que no se encontrar√° previamente registrada, adem√°s se incorporo el sistema de registradores que permite que entidades puedan facilitar el registro por diversas plataformas alrededor del mundo.

Cabe se√Īalar que estas pol√≠ticas permitieron el registro de caracteres IDN (como la √Ī o las √°, √©, √≠, √≥ o √ļ), permitiendo que registro de dominios como ni√Īo.com.pe o f√ļtbol.pe pudieran ser posible. Y un cambio que resulto fundamental fue la denominada apertura del segundo nivel, lo que facilita el registro de dominios en segundo nivel del tipo: hola.pe, nivea.pe, coca-cola.pe, entre otros.

El resultado fue el esperado, un crecimiento permanente en el tiempo del cctld .pe, siendo que las referencias de su uso se pueden ver desde sitios webs oficiales, campa√Īas de marketing, sitios de sociedad civil hasta campa√Īas pol√≠ticas y de activismo social, pasando por las p√°ginas de empresas y entidades acad√©micas que sienten en el .pe una extensi√≥n que les da identidad, pertenencia y sobre todo una facilidad en su registro.

Todas estas nuevas políticas entraron en vigencia el 8 de diciembre del 2007, pero previo a ello se dio un tiempo a los que ya tenían registros bajo el .pe, para que pudieran de manera preferente registrar sus dominios bajo el segundo nivel directo (cambio importante en las políticas dado que una vez abierto el sistema los mecanismos de control serían ex-post y no ex-ante).

¬ŅEl resultado?, al 30 de noviembre del 2007 hab√≠an 17859 nombres de dominio bajo el .pe, a la fecha a casi cuatro a√Īos del cambio de pol√≠ticas hay 56227 nombres de dominio registrados bajo el .pe (un dato interesante es que actualmente hay mas registros bajo el segundo nivel que todos los que hab√≠a cuando se cambiaron las pol√≠ticas). Es decir el registro de dominios bajo el .pe ha aumentado en un 214% en estos casi 4 a√Īos de vigencia de las nuevas pol√≠ticas.

Y al mismo tiempo que se modifican las pol√≠ticas de delegaci√≥n de nombres de dominio, el gobierno de Per√ļ firmaba diversos acuerdos de libre comercio, entre ellos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que indicaba en su cap√≠tulo 16 (Derechos de Propiedad Intelectual) [4] :

“Artículo 16.4: Nombres de Dominio en Internet
1. A fin de abordar el problema de la pirater√≠a cibern√©tica de marcas, cada Parte requerir√° que el administrador de nombres de dominio del pa√≠s de nivel superior (‚Äúcountry-code top-level domain‚ÄĚ o ccTLD) disponga de procedimientos apropiados para la resoluci√≥n de controversias, con base en los principios establecidos en la Pol√≠tica Uniforme de Soluci√≥n de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (1999).
2. Cada Parte requerir√° que el administrador de su ccTLD, proporcione acceso p√ļblico en l√≠nea a una base de datos confiable y precisa con informaci√≥n de contacto de los que registren nombres de dominio.‚ÄĚ

Esta obligación que se generaba en el TLC con USA buscaba que los ccTLDs también generaran mecanismos de protección tanto a titulares de marcas como a titulares de los nombres de dominio.

Solo cabe se√Īalar que las discusiones del TPPA tambi√©n incluir√≠an una cl√°usula sobre nombres de dominio en la misma l√≠nea del TLC con USA:

[ARTICLE xx: DOMAIN NAMES ON THE INTERNET

1. In order to address the problem of trademark cyber-piracy, each Party shall require that the management of its country-code top-level domain (ccTLD) provide an appropriate procedure for the settlement of disputes, based on the principles established in the Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy.

2. Each Party shall require that the management of its ccTLD provide online public access to a reliable and accurate database of contact information concerning domain-name registrants.]

La apertura del mercado y el TLC con USA sirvieron de base para el desarrollo de las políticas de resolución de disputas bajo el ccTLD .pe, que se denominan: LDRP-Pe.

· La política de resolución de disputas: LDRP-Pe

La política LDRP-Pe se basa [5] en los siguientes principios:

‚Äú1. El nombre de dominio sea id√©ntico o similar hasta el punto de crear confusi√≥n con respecto a una marca de productos o de servicios anteriormente registrada o solicitada en Per√ļ y sobre la que el reclamante tiene derechos.
2. El solicitante de un nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio.
3. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.‚ÄĚ

Bajo este proceso se han tenido a la fecha 22 procesos de LDRP-Pe (2008: 3; 2009: 3; 2010: 9; 2011: 7)

Estos 22 procesos se han presentado en el transcurso de los pasados tres a√Īos, siendo que el a√Īo 2010 es donde mayor cantidad de casos (9) se han presentado, representando el 40% del total de los casos.

De todos los casos presentados el 63.62% (14 casos) han implicado transferencias de nombres de dominio a quienes iniciaron los procedimientos que sumados a los casos terminados anticipadamente (18.18% - 4 casos) que implicaron tambi√©n la transferencia a quien iniciaba el proceso, es decir 81.8% de los casos terminaron en una transferencia de los nombres de dominio. En todos los casos el titular del nombre de dominio pose√≠a una marca registrada en el Per√ļ (a√ļn los casos de empresas extranjeras) y segundo es que se trata de marcas del mercado peruano en su gran mayor√≠a (Wong, cuzque√Īa, magaly tv, rpp, por ejemplo).

Cabe destacar que los casos no solo ha sido de terceros que tenían nombres de dominio por su interés en poder obtener un beneficio, sino también hay casos de registro de nombres de dominio de competidores en el mercado. En general los procedimientos no han sido respondidos por los titulares de los nombres de dominio, sobre todo ante la evidencia causal.

Un elemento importante es que todas los procesos requirieron la sustentación de los tres principios de una manera conjunta, es decir no solo se protegía al titular marcario, sino que se tenia que demostrar que el tercero estaba actuando de mala fe y no tenia intereses legítimos en el nombre de dominio.

Es relevante el caso rechazado dado que a√ļn sin tener un derecho marcario la demanda fue presentada, siendo que el argumento b√°sico fue que un t√©rmino gen√©rico del mercado no pudiera ser registrado por un solo competidor de dicho mercado. Finalmente el sistema protegi√≥ el hecho de que un t√©rmino puede ser registrado si el mismo no afecta derechos de terceros previamente registrados.

No podemos dejar de mencionar que la actividad desarrollada para la utilización de la LDRP-Pe como mecanismo de recuperación pronto y efectiva de nombres de dominio, y que ha permitido el crecimiento del ccTLD .pe

· El cambio

Como parte de los diálogos internacionales en la necesidad de poder ampliar la gama de derechos que se pudieran proteger desde un instrumento el ccTLD .pe ha publicado unas políticas modificadas que amplían la gama de derechos que pueden ser invocados para iniciar un proceso de LDRP-PE, siendo que la política está vigente desde el 8 de septiembre del 2011 [6] e indica:

"La Política resolverá las controversias que surjan respecto al registro o uso de nombres de dominio y derechos de terceros, cuando concurran las siguientes circunstancias:
1. El nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a:
a. marcas registradas en el Per√ļ, de manera previa al registro de dominio y sobre la que el reclamante tenga derechos; o
b. Denominaciones o indicaciones de origen protegidas en el Per√ļ; o
c. Nombres de personas naturales o seud√≥nimos reconocidos p√ļblicamente en el Per√ļ; o
d. Nombres de entidades oficiales del Gobierno Central, Regional o Local del Per√ļ
e. Nombres registrados en Registros P√ļblicos del Per√ļ de instituciones privadas; y
2. El solicitante de un nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio;
3. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe"

Este cambio recoge la necesidad de poder ampliar los instrumentos de protección a titulares que encuentran que sus nombres de dominio han sido previamente registrados por terceros, pero también la política se ha creado para proteger a los titulares de posibles abusos, dado que la necesidad de que se requieran estos tres principios de manera conjunta es clave.

De igual modo es clave de mostrar que el cctld .pe tiene como prioridad la comunidad local de Internet por ello su enfoque en la protecci√≥n de derechos protegidos en el Per√ļ, siendo de esta manera se fomenta tambi√©n el desarrollo local.

El segundo cambio que presentan estas nuevas políticas es la posibilidad de que los procesos de resolución de disputas sean completamente digitales, esto tiene dos premisas. La primera es permitir el ahorro de costos de envío de documentación en físico y con ello procesos más ágiles dado que son enteramente digitales y en segundo va dentro de la filosofía de protección del medio ambiente y con ello la no utilización de papel.

Casi al final…

El desarrollo de políticas de resolución de disputas tiene que permitir la estabilidad del sistema, tanto en el crecimiento como en proteger la titularidad de los nombres de dominio y facilitar a terceros que ven sus derechos vulnerados que puedan acceder a dominios que otros han tomado sin legitimos intereses.

De igual modo hay que reconocer que la implementación de UDRP ha sido un avance en diversos ccTLD’s de América Latina, tanto en su versión original como en su versiones adecuadas a las legislaciones nacionales como son las LDRP, que han permitido el crecimiento de los ccTLDs y por ende del mercado de nombres de dominio de una manera estable y sobre todo protectiva de los derechos.

Finalmente, reconocer que de manera concreta en el ccTLD .pe la implementación de la LDRP-Pe ha brindado la oportunidad de proteger derechos de terceros, ser protectivo con los titulares de dominios que legítimamente tienen dominios y permitir el crecimiento del ccTLD .pe [7]

[1]La LDRP es una variante de la UDRP (Politica Uniforme de Resolución de Disputas) establecida por el ICANN en 1999 para los nombres de dominio genéricos. Con el transcurrir del tiempo se ha generalizado su uso a nivel de los ccTLDs adoptando variantes locales. En América Latina el esquema es: UDRP: Antigua y Barbuda (.ag), Bermuda (.bm), Bahamas (.bs), Belize (.bz), Colombia (.co), Ecuador (.ec), Guatemala (.gt), Islas Cayman (.ky), Panama (.pa), Puerto Rico (.pr), Trinidad y Tobago (.tt), Venezuela (.ve) [12 ccTLDs] /LDRP: Bolivia (.bo), Brazil (.br), Costa Rica (.cr), Republica Dominicana (.do), Honduras (.hn), Mexico (.mx), Peru (.pe) [7 ccTLDs ] / LDRP no WIPO: .cl [1 ccTLD ] /Solución Alterna: .ar (policy 11) [1 ccTLD ]

[2] El sistema que se estableció en el 2000 para prevención de disputas se denomino: Sistema de Oposiciones, que estaba basado en que si existia un tercero que previamente tuviera un derecho previamente registrado sobre una combinación identica de caracteres a un nombre de dominio solicitado pudiera oponerse a que se delege.

[3] Estas políticas sin embargo para los .mil y .gob tienen un control y verificación por parte de la ONGEI

[4] http://www.tlcperu-eeuu.gob.pe/downloads/documento/16_Propiedad_Intelect... (texto completo)

[5] Una nota importante es que estas políticas están como tan vigentes hasta el 8 de septiembre, que se actualizarán con las que citamos en el siguiente sección de este artículo, que las toman de base y las mejoran, pero dado que estamos haciendo un análisis de los casos desde la entrada de la vigencia de la política el 8 de diciembre del 2007.

[6] http://punto.pe/archivos/Politica_de_Solucion_de_Controversias4.pdf (texto de la política nueva)

[7] Como equipo desde Iriarte & Asociados (http://www.iriartelaw.com) nos ha tocado tanto iniciar procesos, como negociar su terminación anticipada y asistir a otros colegas en procesos especializados, tanto bajo el .pe como en otros TLDs, permitiéndonos ganar una experiencia en estas temáticas que compartimos.